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美国修订专利审查指南中涉及专利法第101条的相关条款

2019-02-01

  美国专利商标局(USPTO)修订了审查指南中有关专利法35 U.S.C.第101条可授权专利主题的相关条款,并已于2019年1月7日生效。同时,在2019年3月8日之前向公众征求意见。

  此前,一旦USPTO下发了有关101条款的驳回意见,就意味着该申请将很难获得授权,特别是软件或计算机类的专利权项。涉及101条款的审查意见基本难以克服,已成为代理行业的普遍认知。

  修订后的审查指南,通过减少审查员判断与101条款相关的问题的数量,从而使审查员更易确定申请中所包含的权项是否可授予专利权。同时,该修订还对审查员下发有关101条款的驳回意见作了数量限制,只有当审查员能够得出“该权项最可能出现的问题是不符合授予专利的主题”这一结论,才可以下发有关101条款的驳回意见。

  根据美国专利审查实践,审查员通常会根据美国最高院对于Alice案的判例,对专利申请进行与101条有关的可授予专利主题的两步法判定。此次美国审查指南修订以后,两步法判定发生了一些变化,修订后的判定步骤如下:

  步骤(1)

  判断权项所要求的主题是否为程序、机器、制造方法或物质组成。

  步骤(2A)

  判断权项所要求的主题是否为法条规定的不可授权主题,包括:

  (i)首先,评估权项是否描述了一种自然规律、自然现象或以下三类抽象概念:

  A. 数学概念:数学关系、计算、公式或方程式;

  B. 组织人类活动的特定方法:基本经济原则或实践(包括对冲、保险、降低风险);商业或法律交易(包括合同形式的协议,法律义务,广告、市场或销售活动行为,业务关系);管理个人行为、关系或人与人之间的互动(包括社会活动、教学和相关规则或指示);

  C. 心理过程:由人的头脑执行的概念(包括观察、评估、判断或意见)。

  (ii)如果一个权项描述的是法条所规定的不可授权主题,则要判断和评估所有额外部分。通过把最高法院和联邦法院提出的一种或多种考虑方法单独使用和结合起来使用,判断和评估所有附加因素(不管其是否属于常规因素)结合在一起,在一件实际案件中是否属于不可授权主题。

  关于在实际案件中哪些描述会被认为是属于不可授权的主题,修订后的审查指南举了如下2个主要例子:

  A. 一个附加因素显示了计算机功能的进步,或者一个附加因素显示了其他技术或技术领域的改进;

  B. 一个附加因素应用或使用了一种不可授权的主题来实现疾病或医疗条件的特定治疗方法或预防方法。

  步骤(2B)

  如果该权项没有被认为是不可授权的主题,则评估该权项是否提供了一种不是众所周知、常规或传统的创造性概念。

  另外,审查指南中还标注了一些注意事项,包括:

  (1) 禁止审查员在步骤(2A)中考虑附加因素是否是“众所周知、常规或传统的”;

  (2) 附加因素是否是“众所周知、常规或传统的”只能在步骤(2B)中分析,所有步骤(2A)涉及的附加因素在步骤(2B)需要重新考虑;

  (3) 对于结合在一件申请中被认为是不可授权的主题,该权项将通过一种强制方式对其使用意义加以限制,使其仅适用于为了获得专利权而撰写的申请。

 

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